道方图说｜代工厂不侵权抗辩理由：我错哪了？
在商业发展日渐发达、社会生产分工精细化的今天，为降低生产成本，提高品牌附加值，OEM模式（即定牌生产/贴牌生产）大行其道，在此种模式中，代工厂是根据委托方的意思表示在相关产品上使用委托方指定的商标品牌，而不是代工厂自身的品牌。因此当法院发来传票，告知因生产侵害他人商标权而被起诉时，广大代工厂不禁哀嚎，我的产品有没有质量问题，商标又不是我的，我就帮人代工，赚点辛苦钱，怎么还要我承担连带责任，法官大人我是真的冤啊！但真的是那么冤吗？
贴标不等于商标性使用？
受托方不承担商标侵权责任？
侵权包装是委托方提供，受托方没有审查义务？
这是涉及代加工厂的侵害商标权纠纷中，代加工厂被告经常主张的几个抗辩理由。
其一，贴标不等于商标性使用。认为代加工合同属于承揽合同，加工承揽是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果在涉及贴牌的加工承揽中，加工承揽人仅仅是根据定作人的指示，物理上将商标用于商品，承揽人的行为仅仅是一种物理贴附行为，为定作人使用商标提供必要的技术条件，真正使用商标的实际上是定作人。
在司法实践中这个观点是否会被采信呢？实际上关于代加工方主张贴标只是物理贴附行为，不构成商标性使用的抗辩，只有在涉外定牌加工类型案件中才会有可能被支持。在涉案侵权产品是在国内市场流通的情况下，认定构成商标性使用基本没有争议。
在（2019）湘知民终311号案中，代工厂旺泉公司认为，其只是按赵文钢的委托代工生产，没有使用商标的行为。但湖南省高级人民法院认为：根据第《中华人民共和国商标法》第四十八条规定[1]，用于识别商品来源指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的商标的使用应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的商标的使用。该案中，被诉侵权标识标注在瓶贴正面中部，位置显著，字体特别，字号较大，系单独、突出使用，容易产生识别商品来源的效果，因此法院认定构成商标意义的使用。
其二，即使构成商标侵权，侵权责任应由委托方承担。其主要认为根据加工承揽的特点，加工承揽的法律后果应当归于定作人，因此即使加工承揽过程中出现商标侵权，其结果也应当归于定作人，而不应当由承揽人承担侵权的后果，且实际上很多代工合同中会特别约定如果出现侵害他人知识产权时侵权责任会委托方承担。
该观点在多个法院判决中同样不会被采信。因为该主张不属于商标法上的免责事由，相关的约定也仅是内部约定，对外部第三方不产生效力。
在（2021）鲁民终1254号案中，代工厂山东北粮公司主张其与山东汇源公司之间系加工承揽关系，已就商标使用尽到审查义务。潍坊中院认为代工厂山东北粮公司并未提交充分有效的证据证明该主张，且以相关公众的一般注意力为标准，普通消费者在购买被控侵权商品时仅能依据产品包装识别山东北粮公司是被控侵权商品的生产商，虽授权书中约定由山东汇源公司承担外观设计相关责任，但系其二者之间的内部约定，对于外部的第三方来说并不具有约束力。
其三，相关侵权包装是由委托方提供，受托方只是代为包装，对涉案标识没有审查义务，不应承担责任。
这个抗辩观点显然有点想当然了。作为实际上的生产者，相关包装即使是由委托方提供，但由于是代工厂把包装与产品进行组合，使得包装上的标识与产品结合起来，其行为致使发挥了商标的来源识别功能，其对产品的包装是否构成侵权同样附有审查的义务。
在（2019）辽民终25号案中，代工厂龙凤山米厂辩称其只负责加工涉案大米，包装袋由国印公司自行提供，不应承担侵权责任。
▌丹东中院认为：龙凤山米厂系专业从事稻米加工的企业，对稻米加工具有专业的认知，且本案稻花香在当地具有一定的知名度。即使涉案大米的包装袋并非其自己提供，但龙凤山米厂应当对其加工的稻米是否侵犯注册商标具有相应的审查义务。龙凤山米厂未尽到相应的审查义务存在过错，应当承担相应的侵权责任。
▌辽宁高院认为：加工带有他人注册商标的商品的，加工人应当对委托人是否享有注册商标专用权进行审查，未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，加工人构成侵权，应承担损害赔偿责任。龙凤山米厂成立于1998年，系五常市多年从事稻谷加工的企业，对稻花香2号品种名称应具有一定的认知，对于包装袋的标识是否侵权亦应具有一定的认知和审查义务，而龙凤山米厂并未提供证据证明其履行了相应的审查程序，故一审法院认定其未尽到相应的审查义务存在过错，应承担相应的赔偿责任，符合事实和法律规定，应予支持。
虽然代工厂在产品上使用商标不是基于自身的意愿，不是侵权行为的主导者，看似没有直接侵权的故意，但因为实际上代工厂实施了将商标附着到商品上这一行为，实践中很多判决会直接认定符合《商标法》第57条第1、2项的规定，认为代工厂和委托方存在共同的故意，把代工厂和委托方认定为共同侵权，在认定委托方构成侵权的基础上，认定代工厂构成共同侵权。
▌同时也有部分法院认为，对于代工厂担责的认定参照销售商的合法来源抗辩，在证明善意和提供来源的基础上，免除赔偿责任。其中《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（2006）第21条规定承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。
也有部分法院或者学者认为，代工厂基于委托方意志与指示而组织生产，扮演制造工具的角色，也属帮助而非直接商标使用[2]，应当适用《商标法》第57条第6项的规定：故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的。
但无论是哪种归责思路，大多数判决中都会着重评述代工厂是否有尽合理审查义务：审查委托方是否有合法的注册商标权。但具体要注意以下几个方面：
01.代工厂对同行业品牌有更高的注意义务
在（2019）鲁民终901号案中，山东高院认为：嘉美公司虽主张仅是涉案商品的代加工方，但其作为专业的制造、销售葡萄酒及其他酒的企业，应当恪尽谨慎注意义务，尤其是对知名度较高的RIO品牌，其承担的注意义务理应更高。
02.审查是否有商标注册证或者许可合同
在签订合同前，首先需要确认委托方是否具有权利基础，即商标所有权或者许可使用权，注意核实注册商标信息是否与商标局公示的信息一致以及授权的渠道是否完整，委托人是否有转授权的权利。
在（2019）黔民终800号案中，贵州高院认为：安徽双口酿酒公司作为专门从事白酒制造销售行业的专业公司，在与贵州国韵董家酒业签订《白酒定制合同》时，贵州国韵董家酒业仅提供了《商标注册申请受理通知书》，该申请书载明的通知对象是贵州国韵董家酒业的法定代表人舒中利，且该国韵董酒商标申请仅在受理阶段，而非已获得核准，据此，安徽双口酿酒公司接受委托生产国韵董酒商标的酒类产品时未能尽到合理注意义务，二者共同侵犯了涉案国韵注册商标专用权。
在（2019）苏民终326号案中，被告旅愉公司，迪锐公司、雅斯公司辩称其权利先后来源于Maxx公司、永琪公司，即并非直接来源于涉案著作权人、商标权人。而环球公司与Maxx公司、永琪公司签订的许可协议中明确记载，Maxx公司、永琪公司不可转让和出让许可。江苏高院认为：作为被许可人，旅愉公司、迪锐公司、雅斯公司不仅未审查Maxx公司、永琪公司授权时是否具有转授权的权利，且在环球公司已明确向其告知永琪公司不享有转授权的情况下，其仍未停止生产、销售被控侵权产品。根据本案查明事实，可以认定旅愉公司、迪锐公司、雅斯公司并未尽到合理的审查注意义务，其主观上具有侵权的过错。一审判决认定其不具有合法授权，具有事实和法律依据。
03.审查是否属于规范使用注册商标
委托方有注册商标是基础，重要的是规范使用注册商标，具体包括使用的商标和商品是否和商标证核准的范围一致。
在（2020）鲁民终1278号案中，代工厂苏樱公司认为其严格遵守合同约定，只按照案外人的要求生产产品，不对外销售，且在签订合同之前已经充分审核审查商标证书、商标授权许可合同及备案，均显示案外人是第7593071号商标的商标权人，故其生产行为不违反《商标法》第五十七条的规定，是合法的生产行为。
▌但山东高院认为：鉴于苏樱公司与樱花电器有限公司共同生产销售了被诉侵权商品，该商标侵权行为亦应系苏樱公司与樱花电器有限公司的共同侵权行为。且即使如樱花公司主张被诉标识系按照樱花电器有限公司授权使用，因苏樱公司实际使用的被诉侵权标识与樱花电器有限公司原授权商标并不一致，而是进行了变形使用及分割着色等，攀附樱花公司涉案商标权的意图较为明显，苏樱公司不规范使用被诉标识的行为也构成商标侵权。
04.审查委托方注册商标权利是否稳定，明知注册商标在被有侵权风险应予避让
在（2016）京73民初1192号案中，格兰富深圳公司、威格公司和仪和丰公司虽主张其均从威乐公司处合法取得了使用第3133907号GRUNDFOS和第3133877号格兰富GRUNDFOS商标的同意与授权。
▌但北京知识产权法院认为：第3133877号格兰富GRUNDFOS商标核定使用的商品为第6类建筑用金属附件等商品，目前处于撤销/无效宣告申请审查程序中，商标权利状态不稳定，且与涉案的热水循环系统、泵或供水设备等商品本身差异极大，与本案并不具有关联性。而根据在先判决和商标注册档案信息来看，第3133907号GRUNDFOS商标已被人民法院认定与第145165号GRUNDFOS商标构成使用在类似商品上的近似商标，应当予以无效宣告，基于司法判决的权威性及终局性，即生效判决对当事人的羁束力作用，第3133907号GRUNDFOS商标亦不能作为格兰富深圳公司、威格公司和仪和丰公司的抗辩依据。
需要进一步指出的是，格兰富控股公司自2015年即对第3133907号GRUNDFOS商标提起无效宣告请求，即使该三被告在获得授权时第3133907号GRUNDFOS商标尚未被相关行政机关或人民法院确认应当无效宣告，此时存在注册商标专用权之间产生的权利冲突的可能，但基于《商标法》等有关法律法规的具体禁止性规定和诚实信用的商业经营道德，由于驰名商标应当予以更高、更强、更宽保护范围与程度的考量，格兰富深圳公司、威格公司和仪和丰公司在被授权使用的商标权利状态并不稳定的情况下，本身即应当主动施以避让和注意义务，避免损害驰名商标权人的合法权益。
05.即使委托方有注册商标，恶意的代工厂也应承担共同侵权责任
值得一提的是即使委托方有注册商标也不能保证万无一失，毕竟如果原告权利商标为驰名商标，具有极高知名度，是可以在诉讼中直接主张禁用注册商标的，如果此时代工厂实际上有攀附的恶意而主动分工、协作，而非被动的受委托方支配，则其行为和委托方的行为性质已无区别，应与委托方承担共同侵权责任。
在（2021）鲁民终18号案中，被告赣州百惠认为其不存在恶意侵权情况，山东高院认为：赣州百惠作为与喜力公司具有竞争关系的企业，在签订该加工协议时，应当知道涉案商标以及喜力公司字号具有较高的知名度，对被控侵权产品上使用与涉案商标近似的标识具有较高的注意义务，但其不仅在被控侵权产品上使用了该商标，同时使用了与喜力公司图形商标近似的绿色跑道形标识，上述行为表明赣州百惠并没有尽到合理的注意义务，且其在针对被控侵权产品所做的荷兰喜力百惠酿酒有限公司隆重招商宣传中突出使用荷兰喜力文字，表明其具有造成公众混淆的主观故意，故本院对赣州百惠的该主张不予支持。
在（2016）苏01民初1243号案中，南京中院认为，庭审中江苏丹胜公司（代工厂）陈述其选择与汤新民（商标权人）合作系基于洋河品牌的了解，希望借此帮助其产品销售，且被控侵权产品外包装上舌尖上的洋河宣传文字亦系其设计使用，可见江苏丹胜公司具有明显攀附原告商誉的故意。
📍看到这里，你可能会想，没商标也要赔，有商标也要赔，那审查有啥意义？
其实不然，在（2016）苏01民初1243号案中，南京中院认为另一代加工厂淮安他能量公司虽系被控侵权产品的接受委托加工者，但在能确定本案实际生产者，且无证据证明淮安他能量公司有侵权故意的情况下，该被告不应当承担赔偿责任。
总之赚取加工费也要尽到诚实信用义务，不可助纣为虐，法院不会无缘无故冤枉一个无辜的人，如果你是善意的经营者，法院自会还你清白！
注：
[1]商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为
[2]《主体区分视角下定牌加工侵权判定的合理路径》杨鸿
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