河北省是外贸进出口大省，在新业态方面更是表现出蓬勃发展态势，2018年河北省对一带一路沿线国家进出口总值已经高达1277.2亿元，其中不乏有涉外贴牌加工业务，涉外贴牌加工与国家政策引领息息相关，并积极显现在司法领域，涉外贴牌加工企业在关注进出口贸易的同时，也应当关注涉外贴牌加工司法政策，了解其中存在的法律风险并采取相应的措施。

作者/王现辉

大成律师事务所 高级合伙人

专注于知识产权疑难诉讼

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涉外贴牌加工是指在国外拥有商标权或使用权的企业或个人委托国内企业进行贴牌加工，但该商标未在我国注册，与该商标相同或相似商标在我国已被第三方在相同或相似商品上注册，贴牌产品最终全部出口至国外的情形。涉外贴牌加工涉及三方主体即国内商标权人，涉外贴牌加工方、他国商标权人（定作方）。

《商标法》规定侵犯注册商标专用权包括未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。商标法规定的商标性使用是是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。涉外贴牌加工是否构成商标侵权应适用上述规定，而对于上述规定如何理解和适用的问题，在涉外贴牌加工领域多年以来经过了几番轮回。

一、第一阶段为亲国内商标权人

1995年8月1日实施现行有效的《关于对外贸易中商标管理的规定》第十条规定，对外贸易经营者在从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标不得与已在我国相同或类似的商品上注册的商标相同或者近似。

在RBI案中[i]，宁波保税区瑞宝公司拥有RBI注册商标的所有权，该商标核定使用商品第7类，包括机器传动用联轴节、传动带及其他机器零部件、轴承（机器零件）等。美国R.B.I INTERNATIONAL INC.（以下简称美国公司）于1997年7月在美国申请注册了RBI商标，核定使用商品为国际第七类的用在玩具，设备及机器上的滚珠轴承。永胜公司与美国公司的国内代理商无锡艾尔比艾商贸有限公司（以下简称无锡公司）签订定牌出口合同一份，约定：鉴于美国公司在美国拥有合法的RBI注册商标，现委托永胜公司定牌生产RBI品牌轴承并直接出口美国，同时美国公司确认无锡公司系其定牌生产的具体代理人，相关生产事宜永胜公司可直接同其联系。该案中法院认为除非正当使用，只要未经商标注册人许可，在相同商品或者类似商品上使用相同或近似商标，即构成侵害商标专用权的行为。

二、第二阶段为亲国内加工方即OEM方

最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见【法发〔2009〕23号】中要求，妥善处理当前外贸贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。2010年7月1日，最高法办公厅在回复海关总署《关于对〈贴牌加工出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中明确指出：（涉外定牌）产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能，我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第57条规定的侵犯注册商标专用权的行为。

在江苏常佳金峰动力机械有限公司与上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷案中，[ii]一审法院认定在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。二审法院认定一般而言，如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，贴牌加工生产的产品全部出口不在国内销售的，以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但要以加工方已尽到合理的审查或注意义务为前提。对于贴牌的商标本身不具有正当性的，加工方有更高的注意义务。定作方违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外企业的行为不具有正当性。常佳公司明知涉案商标系上柴驰名商标，仍接受境外恶意抢注方的委托加工，损害了上柴公司的利益。

最高人民法院再审认定常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。已经适当履行了审慎适当的注意义务。

最高人民法院在该案中认定不构成侵权的理由并确定以下裁判规则：首先，涉外贴牌加工不属于商标法意义的使用行为；其次，不会使相关公众对商标来源产生混淆；再次，未对商标权人的市场份额、销售收入或者声誉造成实际损害；最后，加工方尽到善良、谨慎的审查注意义务。

三、第三阶段重回亲国内商标权人

在本田技研工业株式会社、重庆恒胜鑫泰贸易有限公司侵害商标权纠纷案中[iii]。一审法院[iv]认为如果某种标识的使用不是在商业活动中用于识别商品的来源，自然不能满足商标法第五十七条第（二）项关于使用的前提性要求。最高人民法院认定商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的商标的使用应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。商标使用意味着使某一个商标用于某一个商品，其可能符合商品提供者与商标权利人的共同意愿，也可能不符合商品提供者与商标权利人的共同意愿；某一个商标用于某一个商品以至于二者合为一体成为消费者识别商品及其来源的观察对象，既可能让消费者正确识别商品的来源，也可能让消费者错误识别商品的来源，甚至会出现一些消费者正确识别商品的来源，而另外一些消费者错误识别商品的来源这样错综复杂的情形。这些现象纷繁复杂，无不统摄于商标使用，这些利益反复博弈，无不统辖于商标法律。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的商标的使用。而在之前的PRETUL案中[v]，对于物理贴附行为的认识，最高人民法院认为物理贴附行为仅为商标性使用提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。

经过几番论证及政策性考量，最高人民法院最新观点认为认定混淆主体的相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者，比如被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于贴牌商品也存在接触和混淆的可能性。

在随后的时间里，各级法院均较好的遵循了最高人民法院上述判决的先例指导作用。例如在马克西姆有限公司与中华人民共和国国家知识产权局商标行政诉讼案中[vi]，北京知识产权法院对于撤三案件的商标性使用的认定作出以下认证，撤销连续三年停止使用的注册商标，其目的在于促进商标的真实使用，发挥商标的功能和作用，清理长期搁置不用的注册商标，避免商标资源浪费。只要在商业活动中公开、真实的使用了注册商标，且注册商标使用行为本身没有违反商标法律规定，则不宜仅因商品销售的地域差异，作为判断是否构成商标法意义上使用行为的唯一要件，从而认定连续三年停止使用并撤销注册商标。本案中，一方面第三人与江门千洋贸易有限公司签订产品订购合同，该订购行为发生在我国境内，在此情况下诉争商标商品的生产、加工行为亦发生在我国境内。另一方面，即使订购合同中贴附诉争商标的商品全部用于出口，该定牌加工行为客观上亦属于商标权人积极使用注册商标而非囤积商标不使用的行为。在商品生产、出口过程中对诉争商标的使用亦能起到识别商品来源的作用。

江苏省高级人民法院在类似案件中[vii]同样引用了最高院在本田案论述，认定贴牌加工属于商标性使用，认定构成侵权。

在沈阳市北特春酒厂、刘志东侵害商标权纠纷案中[viii]，辽宁省大连市中级人民法院认定涉外定牌加工仅为一种国际贸易方式，并不是侵犯商标权的法定除外情形，该种模式下的生产销售行为是否侵害中国商标权人的商标权，应当遵循商标法上商标侵权判断的基本规则，根据个案的具体情况分析判断。而且，商标权作为一项知识产权，具有地域性特征。对于没有在中国注册的商标，即使在国外获得注册，在中国境内也不享有注册商标专用权。与之相应，中国境内的民事主体取得的所谓商标使用授权，也不属于我国商标法保护的合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。

经过几番左右摇摆后，最高院终于明确商标使用行为是一种客观行为，如物理贴附、市场流通等等，应当作出整体一致解释，不应该割裂一个行业而只看某个环节，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的商标性使用。对于相关公众的理解应认定为包括消费者及产品的营销有密切联系的其他经营者，如相关运输经营者，国内网络消费者，出国消费者可能接触，这些主体均可能对商标标识造成混淆。

总之，涉外贴牌加工商标侵权定性问题，应考虑申请注册和使用商标是否遵守诚实信用原则，是否损害他人现有的在先权利等情形，不能一刀切的认定涉外贴牌加工均构成商标侵权，应考虑到涉案商标在国外的注册时间是否早于在中国国内的注册时间，且涉案商标及商品在中国境内的知名度情况，涉案商品的境外委托方和境内加工方在主观上有没有傍名牌、搭便车的故意等情形综合认定涉案商品是否侵害涉案商标专用权。在最高人民法院上述裁判规则确定后，上海市浦东新区人民法院在浙江澳德耐磨零部件有限公司与宁波世贸通国际贸易有限公司侵害商标权纠纷案中[ix]的裁判思路给了我们很好的指引。

[i]浙江省高级人民法院（2005）浙民三终字第284号

[ii]最高人民法院(2016)最高法民再339号。

[iii]最高人民法院（2019）最高法民再138号。

[iv]云南省高级人民法院（2017）云民终800号

[v]最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书

[vi]北京知识产权法院（2019）京73行初7584号（2019年11月26日）

[vii]（2020）苏民终54号案件中（ 2020年4月10日）

[viii]辽宁省大连市中级人民法院（2020）辽02民终538号（2020年05月08日）

[ix]上海浦东新区人民法院（2019）沪0115民初44978号（2020年03月26日）