- 2019年第146篇文章 -

前言: 根据2019年4月海关总署发布的数据，2018年度全国海关共采取知识产权保护措施4.97万次，同比增长146.03%。从查获的侵权案件类型分析，海关共扣留涉嫌侵犯商标权的货物2398.19余万件，侵犯商标专用权货物占扣留侵权嫌疑货物总数的96.70%。从上述数据可见，海关对涉嫌侵犯商标权的行为一直是严厉打击的。海关扣留涉嫌侵犯商标权货物的依据何在？扣货后又将作出何种处罚？侵权嫌疑方有哪些解决方案？笔者将在下文中进行分析。

OEM企业的经营模式

OEM一词源自OEM(Original Equipment Manufacturer)，英文原义是原始设备生产商，俗称代工生产，如富士康曾经一度被称为苹果的代加工厂。本文中OEM 的生产经营模式特指由境外采购方（即委托方）提供品牌和授权，由国内的生产商负责生产，并加贴该品牌商标后将货物全部出口到境外的一种经营模式。（如图一）在该种模式下，一般而言，委托方授权生产商使用的商标在目标销售国享有商标权，但由于地域性是商标权的原则之一，在目标销售国享有商标权并不当然延及出口国。若境内的注册商标权利人已对该商标在海关处进行了备案，即便贴牌货物未在中国销售，也存在出口时被海关认定为属于侵权行为的可能性。这是境外委托方和境内生产商很容易忽视的情况，但一旦遇到，则会导致货物被海关扣留、船期延误、引发违约责任等情况发生。

图一：OEM模式图

海关扣留涉嫌侵犯商标权货物的依据以及处罚

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海关扣留涉嫌侵犯商标权货物的法律依据

根据《知识产权海关保护条例》的相关规定，权利人在获得商标权之后，可以选择将该其在海关的权利保护系统进行备案。知识产权海关保护备案自海关总署准予备案之日起生效，有效期为10年。

注册商标权在海关备案后会获得海关的相应保护，有效拦截他人涉嫌侵权的货物，并保障合法货物的出口顺畅。所以一旦有货物涉嫌侵犯注册商标权利人的商标权，则可能会被海关扣留。

但同时需要注意，若知识产权海关保护备案有效期届满而不申请续展或者知识产权不再受法律、行政法规保护的，知识产权海关保护备案将随即失效。

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海关确定侵犯注册商标权利人商标权的依据以及相应处罚

在海关执法过程中，若海关查验关员看到带有商标的货物，并且该商标在海关做过知识产权保护备案时，海关查验员会对该批货物是否侵犯了其他权利人的商标专用权进行确认。其进行鉴别的关键要素是该货物所用商标的行为主体是否为商标权利人或具备相关授权。

若收发货人非备案的注册商标权利人或被授权方，根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》，进出口侵犯中华人民共和国法律、行政法规保护的知识产权的货物的，海关有权没收侵权货物，并处货物价值30%以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

货物被海关扣留后,委托方或生产商的救济手段

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积极与海关进行沟通

当OEM货物遭遇海关查扣时，涉嫌侵权方应当予以充分重视。根据《知识产权海关保护条例》第十八条的规定，收货人或者发货人认为其货物未侵犯知识产权权利人的知识产权的，应当向海关提出书面说明并附送相关证据。

因此，委托方与生产商需积极配合，共同提供相关的书面说明以及证据。一般来说，附送的证据材料可以从以下几个方面考虑：

委托方的相应的商标权利证明、授权手续、委托加工合同等；

由委托方联系大使馆，对该情况进行书面的说明或者背书；

已生效的证明委托方侵犯权利人商标权的判决书等。

对于此类案件，海关会审核出口方提供的证明材料，若案件复杂，还可能安排询问或者听证。海关调查结束后，会基于被扣货物是否符合OEM货物的特征和基本证据要求，作出是否认定构成侵权的决定书。如海关经调查不能认定被扣留的侵权嫌疑货物侵犯知识产权，且在指定的期限内备案的权利人不提起诉讼的，扣留的货物将予以放行。根据案件的复杂程度，从海关发出确权通知到做出是否侵权的认定书，需要3个月至1年不等的时间。

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如发现知识产权备案不实，委托方或生产方可向海关申请变更或撤销备案

根据《知识产权海关保护条例》第九条的规定，海关发现知识产权权利人申请知识产权备案未如实提供有关情况或者文件的，海关总署可以撤销其备案。以及第十一条的规定知识产权备案情况发生改变的，知识产权权利人应当自发生改变之日起30个工作日内，向海关总署办理备案变更或者注销手续。

可以得出，知识产权权利人未依照前款规定办理变更或者注销手续，给他人合法进出口或者海关依法履行监管职责造成严重影响的，海关总署可以根据有关利害关系人的申请撤销有关备案，也可以主动撤销有关备案。而海关变更或撤销备案的认定基本是以该商标的权利人是否对该商标实际享有权利作为依据的。若该商标存在《商标法》第四十五条中可以请求商标评审委员会宣告该商标无效的情形、第四十九条可撤销的情形、或权利人发生改变的情形时，则在发生扣货后，委托方或生产方可以向海关提交撤销或变更备案的申请。

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如遇抢注商标的权利人，委托方可考虑主动出击

若委托方在清关时被海关暂扣了相应的货物，且得知该货物已有其他主体取得了境内的商标权利时，也即商标被抢注了时，如何应对备案商标，是否可以对备案商标确认无效或撤销，则是委托人应当主要思考的问题。若想一揽子解决该问题，建议从以下方面进行考量：

首先，建议对已抢注商标的权利人是否实际使用该商标进行分析。根据《商标法》第49条的规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。若从初步调查结果来看，抢注商标的权利人并未实际使用该商标，则建议进行撤销商标之诉。

其次，若注册商标的权利人实际使用该注册商标，建议委托方考虑是否可以通过直接购买或通过白手套的方式来进行谈判、购买该商标。但在实践中，若该商标被实际使用且在境内、境外进行出售的，则完全购买该商标的可能性较低，此时我们建议与商标所有人谈判是否可以就海关对货物放行进行单独的约定，由海关进行相应的授权以及许可。

若取得权利人的合法授权，建议委托方让权利人在知识产权海关备案系统将其添加到合法使用人名单，这样在清关时无需提供纸质授权书；若属于合法授权但权利人不愿将委托方添加到海关知识产权备案系统中，建议委托方联系权利人向海关书面提交证明文件预证明合法授权货物何时、何处口岸进行进出口，有利于加快进出口货物通关。

最后，对于属于恶意抢注的，委托方可以提出确认商标不侵权之诉，解决海关无法认定货物是否侵权的问题。一旦法院判决该商标不侵权，则备案权利人可能会面临因申请海关保护而承担担保金、仓储费等支出，并有可能要求其承担胜诉方的合理支出。通过确认不侵权之诉，也可以从根本上实现OEM货物的顺利通关。

总结

在OEM经营模式中，由于商标权有地域性，中国采取的是商标申请在先原则，如果想在中国获得商标权的保护，建议委托方及时进行商标的注册申请并将相关权利在海关进行备案，避免产生被动局面。即便遇到海关暂扣货物的情况，也不要慌张，积极与海关沟通并准备相关的证明材料，或通过知识产权授权、维权等方式，最大限度地减少自身的损失。

文丨陈雷、王妍（星瀚涉外）

编丨唐诗颖（星瀚运营）

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