海关总署2017年12月27日发布了第69号公告（关于修订《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》的公告） 增加了品牌类型。

从进出口企业的视角来看有一个问题就不得不面对，那就是贴牌生产（定牌加工）是否会侵犯知识产权，如果被海关查到会怎么处理？如果最后诉讼到法院结果又会如何。

为了更方便理解，老徐认为我们有必要先探讨一下涉外贴牌生产（定牌加工）的含义。

百度百科对贴牌生产的解释为贴牌生产，一词源自OEM(Original Equipment Manufacturer)，英文原义是原始设备生产商。在我国往往从不同角度称之为贴牌生产、代工生产、委托生产、委托加工、定牌制造、生产外包等。虽然称谓各异，其本质都是指拥有优势品牌的企业为了降低成本，缩短运距，抢占市场，委托其它企业进行加工生产。并向这些生产企业提供产品的设计参数和技术设备支持，来满足对产品质量、规格和型号等方面的要求，生产出的产品贴上委托方的商标出售的一种生产经营模式。

从海关的角度或者说从法律的角度，老徐以为涉外贴牌生产（定牌加工）应当满足以下几个条件：

1.委托方在货物出口的目的国（地区）拥有合法的注册商标专用权或者使用权（应明确有转委托的权力）；

2.生产的产品全部不在境内销售，且应当按照协议出口到目的国（地区）；

3.该商标在中国大陆境内为另一民事主体所持有，且商标标识完全一致；

4.定牌加工产品的商品类别（尼斯分类）落入境内商标核定使用的商品类别的范围之内。

在上述讨论的基础上，老徐假设了以下简单案例以继续我们的下一步讨论

【案情简介】甲公司系国内生产型企业，接受M国乙公司委托生产附有N商标的商品H，乙公司在M国合法持有、使用N商标，约定全部产品出口至M国。但N商标在中国的合法持有人是丙公司。

当甲公司生产出口附有N商标的商品H时，是否侵犯了丙公司的知识产权呢？

要回答这个问题，各位看官不妨随老徐把时钟往前调一调，看一看下面两个案例:

第一个，2015年的最高人民法院关于PRETUL案（2014）民提字第38号，判决认为：

1.商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

2.本案中，根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥PRETUL或PRETUL及椭圆图形注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用PRETUL相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关PRETUL标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

第二个案例，江苏省高院的东风柴油机贴牌加工商标侵权纠纷案，（2015）苏知民终字第00036号，该案判决认为：

虽然常佳公司（国内生产企业）的行为属于涉外贴牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司（商标的国内持有人）涉案东风商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司东风商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司注册商标专用权。

第一，上柴公司的涉案东风商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。而印尼PT ADI公司在印度尼西亚注册中文东风商标的时间为1987年，晚于上柴公司东风商标在我国首次注册的时间以及东风牌柴油机出口印度尼西亚的时间。

第二，印尼PT ADI公司注册东风商标不具有正当性。印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PT ADI公司却在东风牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后，于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司东风商标相同的商标，即以中文东风与汉语拼音dong feng为主要部分，其注册明显不合理。其返回中国委托贴牌生产，且贴附与上柴公司东风商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。

第三，常佳公司作为接受印尼PT ADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就东风商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务。

综上，常佳公司的行为侵犯了上柴公司的注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费、常佳公司生产的被控侵权产品全部出口至印尼，未在我国市场上销售，对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素，最终法院判决常佳公司停止侵权、赔偿损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支。

本案确立并完善了此类案件应当采用必要审查注意义务+实质性损害的裁判标准，同时针对目前涉外贴牌加工业务的现状，提出对涉外贴牌加工业务纠纷的解决，特别是法律适用及司法政策的确定，不仅要以我国现行商标法为依据，同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求，倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为的发生，充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量，根据不同情形个案认定涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权，更加符合我国经济社会发展的实际，这既可以保护正当的涉外贴牌加工国际贸易行为，又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。

通过上述两则案例的判决不难看出，目前法律对于涉外贴牌加工是否构成商标侵权并没有一个简单的标准，而是应当根据不同个案的情况来认定是否侵权，但同时对于涉外贴牌加工是否构成商标侵权提出了一个判断原则暨必要审查注意义务+实质性损害。同时，要求国内接受委托的生产企业应当尽到合理注意和必要审查的义务。回到我们的问题对于甲公司是否侵犯丙公司的知识产权，老徐以为还是不能一概而论，必须结合具体的情况进行具体问题具体分析。

从外贸企业的角度出发老徐认为应当做好以下几步工作：

a):审核外商提供的商标权利文件

必须对外商提供的商标权利文件的真实性进行审核，确保其提供的权利文件或者相关证明材料正式有效，还可以通过其所在国家的网站进行查询确认。如果，外商只是授权使用者并不是商标权利的所有人，要特别注意其授权文件是否明确有转授权的资格，如果没有那么国内企业接受其委托的行为就不属于本文中提到的涉外贴牌生产。

b):审核商标核定的使用商标类别与协议中的商品类别一致。

外贸企业应当审核外商提供的商标核定使用类别与委托加工生产的商品类别一致，否者也不受法律保护。这里的类别是指基于尼斯分类的商标分类。

c):委托生产商品使用的商标必须权利证书上的商标完全一致。

外贸企业在使用外商提供的商标时，必须坚持商品上使用的商标与外商提供的权利证书所载明的商标必须完全一致，这里的一致包括，字体大小、颜色、方向和是否突出显示等。

d):确认出口目的国。

正如前文所述，涉外贴牌加工的商品不能在中国大陆境内销售，应当根据协议全部销往外商拥有商标权的目的国，切记不能发生销售目的国并不是外商拥有商标权的国家的情况。

e):老徐给外贸企业的建议就是将上述几个工作交给专业的人士处理，比如企业的专职法务或者外包给专业的律师处理。

最后对于外贸企业来说，这种外商要求贴商标的订单，侵权的风险有多大，到底能不能接，老徐制作了一个简单的表格供外贸企业参考。

注：上述资料来自网络

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