核心提示：涉外贴牌加工（即OriginalEquipment Manufacturer, 简称OEM），是指国内加工方按照国外定作方的要求，加工国外定作方指定商标的产品，并交付国外定作方，由国外定作方给付加工报酬的贸易模式。随着我国与世界各国经济贸易的频繁往来，目前国内很多工厂都以该种贸易模式为自己的主营业务，但随之而来的，也产生了很多问题，其中一个热点问题就是贴牌加工是否构成商标的使用及是否构成商标侵权。

涉外贴牌加工是否构成商标的使用及是否构成商标侵权是知识产权法中紧贴中国社会现实而最为重要的热点之一，且看懂了这个问题等于就复习完了2019年人大法学考研中一半知识产权法内容。请大家务必忙里偷闲细细品味，这胜似参加了一次考试，胜过背了一个星期书，甚至胜做无数道毫无针对性的考题或胜读无数篇无针对性的热点论文。

这个我们会根据人大法学考研特征和命题规律，对学员定期不断内部推送和提示有关具有考查可能性的所谓热点，请学员务必先认真理解、思考和分析，然后再针对这些问题所涉法学基本概念和原理（或称考点）回到教材和法学家全程保障体系上去进一步复习和把握，并学会如何进行表达和梳理对问题进行分析的思维方式！

第一部分  涉外贴牌加工到底是怎么回事？——外贸视角

海关总署2017年12月27日发布了第69号公告（关于修订《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》的公告）增加了品牌类型。

从进出口企业的视角来看有一个问题就不得不面对，那就是贴牌生产（定牌加工）是否会侵犯知识产权，如果被海关查到会怎么处理？如果最后诉讼到法院结果又会如何。

为了更方便理解，我们有必要先探讨一下涉外贴牌生产（定牌加工）的含义。

百度百科对贴牌生产的解释为贴牌生产，一词源自OEM（Original Equipment Manufacturer），英文原义是原始设备生产商。在我国往往从不同角度称之为贴牌生产、代工生产、委托生产、委托加工、定牌制造、生产外包等。虽然称谓各异，其本质都是指拥有优势品牌的企业为了降低成本，缩短运距，抢占市场，委托其它企业进行加工生产。并向这些生产企业提供产品的设计参数和技术设备支持，来满足对产品质量、规格和型号等方面的要求，生产出的产品贴上委托方的商标出售的一种生产经营模式。

从海关的角度或者说从法律的角度，涉外贴牌生产（定牌加工）应当满足以下几个条件：

1.委托方在货物出口的目的国（地区）拥有合法的注册商标专用权或者使用权（应明确有转委托的权力）；

2.生产的产品全部不在境内销售，且应当按照协议出口到目的国（地区）；

3.该商标在中国大陆境内为另一民事主体所持有，且商标标识完全一致；

4.定牌加工产品的商品类别（尼斯分类）落入境内商标核定使用的商品类别的范围之内。

在上述讨论的基础上，假设以下简单案例以继续我们的下一步讨论：

【案情简介】甲公司系国内生产型企业，接受M国乙公司委托生产附有N商标的商品H，乙公司在M国合法持有、使用N商标，约定全部产品出口至M国。但N商标在中国的合法持有人是丙公司。

当甲公司生产出口附有N商标的商品H时，是否侵犯了丙公司的知识产权呢？

要回答这个问题，大家不妨随我们把时钟往前调一调，看一看下面两个案例:

第一个案例2015年的最高人民法院关于PRETUL案（2014）民提字第38号，判决认为：（此案例2018年人大法学考研复试考查过）

1.商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。

2.本案中，根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥PRETUL或PRETUL及椭圆图形注册商标权利人（第6类、第8类）。中国的亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用PRETUL相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司（PRETUL或PRETUL及椭圆图形注册商标的中国合法持有人）生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关PRETUL标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

第二个案例江苏省高院的东风柴油机贴牌加工商标侵权纠纷案，（2015）苏知民终字第00036号，该案判决认为：

虽然常佳公司（国内生产企业）的行为属于涉外贴牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司（商标的国内持有人）涉案东风商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司东风商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司注册商标专用权。

第一，上柴公司的涉案东风商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。而印尼PT ADI公司在印度尼西亚注册中文东风商标的时间为1987年，晚于上柴公司东风商标在我国首次注册的时间以及东风牌柴油机出口印度尼西亚的时间。

第二，印尼PT ADI公司注册东风商标不具有正当性。印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语，但印尼PT ADI公司却在东风牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后，于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司东风商标相同的商标，即以中文东风与汉语拼音dong feng为主要部分，其注册明显不合理。其返回中国委托贴牌生产，且贴附与上柴公司东风商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。

第三，常佳公司作为接受印尼PT ADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就东风商标在印度尼西亚长期存在纠纷，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务。

综上，常佳公司的行为侵犯了上柴公司的注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费、常佳公司生产的被控侵权产品全部出口至印尼，未在我国市场上销售，对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素，最终法院判决常佳公司停止侵权、赔偿损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支。

本案确立并完善了此类案件应当采用必要审查注意义务+实质性损害的裁判标准，同时针对目前涉外贴牌加工业务的现状，提出对涉外贴牌加工业务纠纷的解决，特别是法律适用及司法政策的确定，不仅要以我国现行商标法为依据，同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求，倡导诚信的商标注册氛围，遏制恶意抢注行为的发生，充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量，根据不同情形个案认定涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权，更加符合我国经济社会发展的实际，这既可以保护正当的涉外贴牌加工国际贸易行为，又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。

通过上述两则案例的判决不难看出，目前法律对于涉外贴牌加工是否构成商标侵权并没有一个简单的标准，而是应当根据不同个案的情况来认定是否侵权，但同时对于涉外贴牌加工是否构成商标侵权提出了一个判断原则暨必要审查注意义务+实质性损害。同时，要求国内接受委托的生产企业应当尽到合理注意和必要审查的义务。回到我们的问题对于甲公司是否侵犯丙公司的知识产权，我们以为还是不能一概而论，必须结合具体的情况进行具体问题具体分析。

第二部分  涉外贴牌加工法律纠纷的本质及问题解决——法律视角

综上，对于有关涉外贴牌加工是否构成商标的使用、是否构成商标侵权以及涉外贴牌加工商标侵权纠纷法律性质的认定和解决其本质上涉及如下三个方面问题：

一、贴牌加工过程中，国内第三方恶意抢注商标的问题

有些国外定作方基于商业上的考虑，在委托国内工厂进行生产加工之初，并不打算进入中国市场，故并未在中国申请注册相应商标。但在贴牌加工过程中，国内加工厂在加工商品过程中，一般都会按照国外定作方指示，将国外定作方在其本国所有的商标贴附在相应的商品上，并全部出口。

出于管理上的方便，有些国外定作方会在同一地区选择多家工厂生产同一品牌的同类商品，故其贴牌加工商品虽不在中国销售，但在当地同行业中仍具有一定的知名度。一些不法分子在获知这些商标后，抢先申请注册，通过提起商标侵权的诉讼的方式，迫使国外定作方与其进行商标转让谈判，意图以高价转让商标并获利。由此引发出一个问题，即贴牌加工是否构成商标使用及是否构成商标侵权。

二、贴牌加工在商标侵权案件中的认定标准

2015年，最高人民法院在浦江亚环锁业有限公司与莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权再审案件中，给出了关于贴牌加工是否构成商标使用及商标侵权的指导性意见。在该份判决中，最高人民法院最终认定：亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用PRETUL相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司公司的授权，上述使用相关PRETUL标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

基于上述判决，目前在司法裁判中更倾向于认定贴牌加工不构成商标使用，但这却并不足以遏制商标抢注行为。一些恶意商标抢注人进行商标注册后，进行海关备案，在明知贴牌加工不构成商标使用的情况下，恶意申请海关查扣，通过妨碍国外定作方商品正常出口的方式，迫使国外定作方高价购买其商标。

如上所述，一些国外定作方在中国委托生产的加工厂不仅一家，出口的货物也不只一批，收到海关查扣通知后，国外定作方需针对不同厂家出口的每批货物分别提交文件，分别在海关办理放行程序。在该过程中，国外定作方需要向海关提交经过其所在国公证认证的文件以证明其权利基础及国内加工厂是经过其授权合法使用相关标识，而一般公证认证所需的时间较长，从而查扣货物时间加长。进而，从海关最终做出不能认定侵权的通知到最终放货，一般也需要经过2、3个月的时间，如遇到查扣货物是流行性饰品（扣押时间过长会导致毁损褪色）或是其他同类季节性商品，即使海关最终做出不能认定侵权的决定，放行货物，但对于国外定作方及国内加工厂来讲，也因无法再行销售而没有实际意义，损失已经在所难免。另一方面，即使国外定作方通过确认不侵权诉讼获得胜诉判决，也仅能针对每批货物，每个加工厂分别进行诉讼，这不仅提高了国外定作方诉讼的成本，同时也浪费司法资源，且由于目前中国知识产权判赔的金额过低，一般来讲最终结果也并不足以弥补国外定作方的实际损失及维权成本。

同时，由于国外定作方并未在中国申请商标注册，其商品也未在中国市场流通，根据现行《商标法》的规定，很难通过商标无效程序将对方恶意抢注的商标无效，即使通过行政程序获得支持，商标恶意抢注人也会通过上诉、再审等方式延长诉讼期限，加大国外定作方损失，从而迫使其高价购买商标。同样，通过《商标法》第48条第3款规定，连续三年不使用撤销抢注商标，也将会面临漫长的过程，从而增加国外定作方的损失。

那么随之而来的问题是，如果购买商标后，是否会因贴牌加工不构成商标使用而导致商标被撤销呢？

三、行政案件中关于贴牌加工是否构成商标使用的认定标准

北京高级人民法院在（2016）京行终4613号明季私人有限公司与商标评审委员会撤销复审行政案件二审判决中认定，审理涉及撤销注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用。商标法第四十四条第（四）项规定的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，督促商标权人履行连续使用义务。本案中，虽然使用复审商标的商品在中国生产加工后直接出口国外，未在中国大陆市场流通，但明季公司在复审商标获准注册后，切实将商标投入实际使用，积极激活注册商标，并不存在搁置和浪费商标资源的行为。同时出于保护对外贸易、促进贴牌加工行业发展的目的，在商标连续三年不使用的撤销案件中，应将贴牌加工行为认定为商标使用行为。因此，明季公司使用复审商标的行为应视为在商业活动中，公开、合法、真实的使用商标标志。

由此可见，在行政案件中，贴牌加工行为被认定为属于商标使用。

笔者认为，无论是侵权案件中，基于贴牌加工商品因不会在中国市场流通，不会造成消费者混淆误认，贴牌加工不被认定商标使用；或是在行政案件中，基于立法精神，出于保护对外贸易、促进贴牌加工行业发展的目的，最终认定贴牌加工构成商标使用，其目的都是以不造成相关公众的混淆误认为前提，保护对外贸易及善意的商标实际使用人。但若要从根本上解决问题，笔者认为还需从根源上采取有效手段，使得恶意商标抢注人无法从抢注商标的过程中获利，反而需要承担较高的赔偿责任，从而遏制恶意商标抢注行为。比如在海关查处的过程中，放宽对贴牌加工商品的查处；在商标无效过程中，涉外定牌加工中的商标使用可能构成商标法三十二条规定的在先使用，并有一定影响，更好的打击商标抢注行为；在诉讼中过程，提高赔偿金额，使恶意商标抢注人无力承担因其恶意行为而导致的后果等。在进出口贸易不断增加的今天，如何从立法精神上平衡，保护对外贸易和贴牌加工中相关权利人的利益，并合理解释贴牌加工是否构成商标使用的讨论仍将继续。

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